قرارداد لیسانس مالکیت فکری : بخشهای کلیدی در تدوین قرارداد

در هر قرارداد لیسانس معمولا بندها و شروط کلیدی متعدد، بسته به نوع فناوری مورد نظر در نظر گرفته می‎شود. در این مقاله، برای درک اهمیت این مسائل، مفاهیم، شرایط و حتی عبارتهای که پیرامون تدوین یک قرارداد لیسانس مطرح میباشد،در 4 بخش اصلی طبقه‎بندی شده است که عبارتند از : 1- بخش مربوط به تعاریف و بیان موضوع ؛ 2- بخش مربوط به چشم انداز حقوق کسب شده از طریق قرارداد برای طرفین؛ 3- بخش مالی یا نحوه‎ی پرداخت ها؛ 4- بخش مربوط به کسب و تقسیم امتیازات توسط طرفین.

تاریخ مقاله : ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ تعداد بازدید : ۱۸۹۵
تعداد رای : ۳
موضوعات مقاله : قرارداد لیسانس

مقدمه
آنچه قرارداد لیسانس فناوری را به قراردادی پیچیده‎ تبدیل می‎کند این است که مسائل کلیدی بیشتری نسبت به سایر قراردادها در این نوع قرارداد وجود دارد. به علاوه برای هر مسئله‎ی کلیدی، گاهی متغیرهایی زیادی وجود دارد که می‎تواند راه حلی برای حل مسائل ارائه دهند. برای به سرانجام رساندن یک مذاکره، باید در ذهن چک لیستی داشت و البته بهتر است از مسائل کلیدی و متغیرهای (گاها فراوان موجود)، نوشتاری تهیه گردد تا براساس آنها مذاکره صورت گیرد. همچنین باید قبل و هنگام مذاکره، متغیرهای پرخطر را شناسایی کرد.
در هر قرارداد لیسانس معمولا بندها و شروط کلیدی متعدد، بستگی به نوع فناوری مورد نظر (مثلا نرم افزارهای کامپیوتری، اختراعاتی راجع به نیمه رساناها، ترکیبات دارویی و غیره) در نظر گرفته می‎شود.
در این مقاله، برای درک اهمیت شروط کلیدی، مفاهیم، و عبارتهای که پیرامون تدوین یک قرارداد لیسانس مطرح میباشد در 4 بخش اصلی به صورت زیر معرفی خواهند شد:

(فایل کامل این مقاله در نسخه PDF در این لینک )

1. بخش مربوط به مشخص کردن موضوع لیسانس
در این بخش تعریف(های) لازم پیرامون تکنولوژی مد نظر لیسانس، ارائه می گردد. اگرچه ممکن است موارد این قسمت به نظر واضح و بدیهی برسد، اما غالبا یکی از دلایل اصلی دعاوی حقوقی بعد از امضا بر سر این تعاریف یا ابهامات موجود در آن می باشد. لذا این قسمت، اولین بخش مهم یک قرارداد لیسانس بوده و بر روی محتوای قرارداد تاثیر می‎گذارد. به عنوان مثال، در یک قرارداد لیسانس علائم تجاری، باید توجه ویژه ای به استفاده‎ی مناسب از آن علائم تجاری در تبلیغات، بازاریابی و حفظ کیفیت محصولات یا خدمات مرتبط با آن علائم تجاری داشت.از این روی، در قرارداد لیساسن یک علائم تجاری، به مجوزدهنده این اجازه داده می‎شود که برای بررسی، بازرسی و اطمینان از درستی کار، نمونه هایی را از گیرنده مجوز طلب کند.
از منظر یک مجوز گیرنده، یکی از معمولترین نکات ضعف (به اصطلاح دام‎ها) این است که همه‎ی حقوق مرتبط برای استفاده از تکنولوژی در نظر گرفته نشود. برای مثال، گاهی مجوز گیرنده از اینکه همه کپی رایت و پتنت های یک فناوری طلب کند، صرفنظر کند. یا اینکه ممکن است مجوز گیرنده، لیسانس را در مورد پتنت یا گروهی از پتنت ها به دست آورد ولی مسائل مربوط به دانش فنی مورد نیاز، آموزش و مشاوره در قرارداد نیامده باشد.
از دیگر خطاهای معمول در قراردادهای لیسانس عدم درج و تعریف جامع و درست موضوع در قرارداد است.. برای مثال در قرارداد لیسانس یک پتنت فناوری محور، فقط به نوشتن " لیسانس برای فناوری XXX" اکتفاء می‎شود، در حالیکه شماره‎ی پتنت، یا توضیحات مربوط به پتنت ضمیمه نشده است.
در یک قرارداد لیسانس، موضوع، (شامل محصول، استفاده از نرم افزار، اسناد، ترکیب دارویی، پروتکل، متن و یا هر مورد دیگری) باید برای طرفین قرارداد کاملا واضح، شفاف و مشخص باشد. از طرف دیگر، کامل یا در مرحله‎ی توسعه بودن مالکیت فکری فناوری را مد نظر قرارداد و مسئولیت و وضعیت هریک از طرفین لیسانس باید مشخص گردد؛ به عنوان مثال، توسعه‎ی بعدی فناوری مربوطه بر عهده کدام طرف قرارداد خواهد بود؟ بسیاری از این مسائل می‎توانند در بند تعریف که تعاریف را مشخص می‎کند، آورده شوند. اسرار تجاری هم از جمله مواردی است که می‎تواند در این قسمت لیست شود. از آنجا که موضوع قرارداد معمولا شامل اطلاعات محرمانه همراه اختراع است، به همان میزان که به لیسانس پتنت توجه می‎شود، باید به اطلاعات محرمانه‎ی مربوطه نظیر دانش فنی و اسرار تجاری نیز توجه داشت. به همین دلیل باید در قراردادهای لیسانس، یک یا دو بند هم در رابطه با قرارد محرمانه قبل از ورود به مذاکره نیز گنجاند. این بندها باید موارد زیر را در نظر بگیرند:
تعریف اینکه اطلاعات محرمانه چیست. این قسمت نباید فقط شامل قسمتی که برای دریافت کننده افشا می‎شود، باشد، بلکه باید اطلاعاتی که ممکن است دریافت شود یا برای آگاهی از تبعات قرارداد لازم است هم در متن گنجاده شود.
محدود ساختن استفاده از اطلاعات با توجه به هدفی که در قرارداد آمده، توسط مجوز گیرنده، جهت اطمینان از عدم افشاسازی اطلاعات باید کاملا روشن باشد.
از جنبه های دیگر قبول مسئولیت در هنگام افشای تصادفی یا ناخودآگاه اطلاعات برای شخص سومی است که موضوع هیچ یک از بندهای این قرارداد نیست و کسی که در هر حال، در مورد محرمانه بودن این گونه اطلاعات نباید آگاه باشد.
موارد جرائم، تنبیهات و پیامد های احتمالی نیز باید مشخص باشد. مثلا هنگامی که اطلاعات در اختیار عموم قرار می‎گیرد؛ اینکه قبلا این اطلاعات در دسترس عموم بوده است، یا اینکه شخص دریافت کننده باعث این کار شده است.
مشخص نمودن اینکه مفاد این قرارداد تا چه زمانی ادامه می یابد و مشخص کردن اینکه اطلاعات چه موقع باید بازپس گرفته شوند یا به طور کلی لغو گردد.
برای فهمیدن اینکه چه مواردی را در این رابطه باید در قرارداد گنجاند لازم است که با همکاران یا مشاوران خبره مشورت کرد تا بتوان بیشترین بهره را از قرارداد برد. اینکه آیا به لیسانس پتنت نیاز است؟ یا اینکه قرار است حق استفاده از محصول بخصوص یا فناوری بخصوصی که در یک پتنت به کار برده می‎شود مد نظر قرار گیرد؟ آیا به کد منبع نیاز است یا کد هدف (object code) کافی است؟ چه نسخه‎ای از نرم افزار نیاز می‎شود؟ آیا به اطلاعات تست کردن نیاز می‎شود؟ آیا به نمونه یا پروتوتایپ نیاز است؟ آیا به دانش فنی یا آموزش برای استفاده از فناوری نیاز است؟
در تدوین و مذاکرات لیسانس کردن نباید به رفرنسهای مبهم اطمینان کرد. مثلا “the state of the art XXX technology" مبهم است. ارجاع به ضمائم در متن قرارداد برای اینکه منابع بیشتری را در اختیار قرار می‎دهد امری معمول است. (مثلا: این فناوری و این فناوری در قسمتA، به طور کامل توضیح داده شده اند). اما از اینکه در قسمت A توضیحات کامل درج شده بقدر کافی شفاف است باید اطمینان حاصل کرد.
  • مالک پتنت کیست؟
مشخص بودن مالک فناوری یا پتنتی که قرار است لیسانس شود اهمیت زیادی دارد. آیا مجوز دهنده مالک واقعی موضوع تحت لیسانس می باشد؟ آیا این حق لیسانس کردن را دارد؟ آیا حق لیسانس کردن سایر فناوریهایی که برای بکار گرفتن تکنولوژی مورد لیسانس لازم هست، را دارد؟
زمانیکه هم مجوز دهنده و هم مجوز گیرنده با هم بر روی یک پروژه‎ی فناوری یا تولید محصول کار می‎کنند (به صورت سرمایه گذاری مشترک برای توسعه‎ی یک محصول)، مشخص کردن مالکیت فناوری در قرارداد اهمیت زیادی دارد .مشخص بودن مالک فناوری در حالتی که مجوز گیرنده در برخی فناوری ها، استفاده از آنهامشارکت دارد می‎کند، در پیش گیری از اختلافات و دعاوی قضایی بعدی بسیار مهم است..
در موقعیتی که سرمایه گذاری مشترک وجود دارد، قرارداد لیسانس باید به طور واضح مشخص کند که چه کسی مالک فناوری است و چه کسی مالک محصول نهایی خواهد بود و درصد مالکیت هریک کاملا مشخص شود. باید در نظر داشت که عبارت "مالکیت مشترک" در قوانین کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد، بنابراین سعی نکنید که برای راحت کردن کار، عبارت مالکیت مشترک را به کار ببرید. برای مثال، طبق قوانین برخی کشورها، در یک "مالکیت مشترک" باید طرفین بر روی یکدیگر به خاطر هر منفعت کوچکی که از مالکیت فکری حاصل می‎شود، حساب کنند. این موقعیت در صورتی که طرفین نخواهند یا تمایلی نداشته باشند دوباره با هم کار کنند، موقعیت دشواری را خواهد ساخت.

2- بخش مربوط به چشم انداز حقوق کسب شونده از طریق لیسانس
بعد از روشن شدن دقیق مفاد یک قرارداد لیسانس، چشم انداز لیسانس باید مورد توجه قرار گیرد. یک قرارداد لیسانس با چشم انداز وسیع نه تنها امکانات زیاد، بلکه انعطاف کافی را فراهم می سازد. در حالی که قرارداد لیسانس با چشم انداز محدود، انعطاف کمتری را دارد، اگرچه ممکن است ارزانتر ‎باشد.
لیسانس مالکیت فکری امتیازات مختلفی را، بسته به نیاز طرفین، می‎تواند در برداشته باشد. البته این موضوع به قوانین مالکیت فکری که در قرارداد استفاده می‎شود، نیز بستگی دارد. مواردی که در ادامه آورده شده اند، از معمولترین امتیازات مالکیت فکری هستند که در قراردادها ممکن است آورده شوند:
  • امتیاز بازتولید فناوری
  • امتیاز نمایش آن
  • امتیاز اصلاح
  • امتیاز ایجاد نسخه‎ی جدید یا امتیاز ایجاد محصول کاملا جدید امتیاز استفاده برای تحقیق و توسعه‎ی محصول
  • امتیاز ساخت (برای مجوز گیرنده
  • امتیاز توزیع یا فروش
  • امتیاز واردات و صادرات
  • امتیازقراردادهای فرعی لیسانس (sub-license) با دیگری (شامل هر کدام یا تمام موارد بالا) را انجام دهد).

کسب این امتیازات بستگی به نیاز و ضرورت آن از طرف شما دارد. ممکن است شما فقط به توزیع فناوری، به همان حالتی که وجود دارد، نیاز داشته باشید. و یا اینکه ممکن است مهندسین شما به تغییرات اساسی بر روی فناوری لیسانس شده نیاز داشته باشند و بخواهند نسخه‎ی جدید از فناوری را تولید کرده و این نسخه‎ی جدید را به گروه هایی تحت لیسانس فرعی توزیع کنند که حق تولید مجدد و تطبیق فناوری را داشته باشند. لذا بهتر است لیست امتیازاتی که در بالا آمد، از نظر کارشناس فنی و بیزینس نیز مرور شود – به چه حق و حقوقی شما نیاز دارید تا با لیسانس نمودن فناوری مورد نظر، منفعتی حاصل شود؟-
 قرارداد لیسانس یک وسیله بیزینس بسیار منعطف است؛ لیسانس ممکن است فقط بخشی از یک حق مالکیت فکری را در برداشته باشد ( نظیر ساخت محصولی که تحت پوشش پتنت ایجاد می‎شود، بدون دادن حق تولید آن به دیگران ؛ یا حق باز تولید یک خصوصیت محصول، بدون ایجاد اصلاحاتی در آن ).
آیا شما برای استفاده در تحقیقات، قصد لیسانس یک فناوری یا پتنت را دارید؟ حق انجام تحقیق و استفاده از فناوری بدون حق ساخت و فروش محصول بر پایه‎ی آن، ندرتا اتفاق می افتد. هنگامی که شما اصلاحاتی را بر روی فناوری انجام می دهید، پاسخ مناسب به این سوال را نیز باید در قرارداد منعقد کنید: چه کسی صاحب اصلاحات انجام شده شناخته می‎شود؟ آیا شخص مجوز دهنده حق استفاده از اصلاحات و محصولات مشتق تولید شده توسط لیسانس گیرنده را دارد؟ اگر مجوز اصلاح و ساخت مشتقات را دارد، یا حق بهبود یک اختراع حتی در صورتی که تغییرات کوچک باشند، شما باید در قرارداد وضعیت صاحب مالکیت فکری اصلاح شده و چگونگی برخورد با این تغییرات را قید نمایید.

  • محدودیت جغرافیایی و لیسانس
مالکیت فکری دارای محدودیت جغرافیایی است. این بدان معنی است که شما در یک منطقه‎ی جغرافیایی یا یک کشور مجاز به استفاده از آن فناوری خاص هستید. بنابراین باید مشخص شود که : درچه کشور یا منطقه‎ای شما قصد استفاده از فناوری را دارید؟ هنگامی که هدف شما تولید محصول است، کار تولید در کجا قرار است به انجام برسد؟ در صورتی که قصد فروش داریدیا قصد صادرات فناوری یا محصول مرتبط با فناوری و یا اینکه برنامه‎ی توزیع محصولی مد نظر شماست،، فروش و صادرات و توزیع قرار است در کدام منطقه‎ی جغرافیایی انجام شود؟
در قرارداد لیسانس باید مشخص شود که حق استفاده و فروش و توزیع، بین المللی است یا محدود به یک کشور یا منطقه‎ی خاص است. به عنوان مثال، در خصوص لیسانس علائم تجاری، شما قصد توزیع محصول را در کدام منطقه دارید که علائم تجاری مربوطه در آن جا ثبت شده است؟ قرارداد لیسانس باید به طور شفاف مشخص کند که آیا شما حق نمایش علامت را هنگام فروش محصول در منطقه‎ی جغرافیایی مورد نظر دارید یا خیر. برای محصولاتی که باید از طریق اینترنت یا در شکل دیجیتال توزیع شوند، باید کاملا در قرارداد لایسس مشخص شود که حق توزیع محصول یا فناوری به شکل الکترونیک و از طریق اینترنت انجام می‎شود.
  • لیسانس فرعی (sub license)
مجوز گیرنده، بخصوص هنگامی که دارای حق انحصاری است، ممکن است تمایل داشته باشد تا در منطقه‎ی خودش، از طریق لیسانس فرعی، منفعتی برای خود کسب کند. در این صورت، این مورد باید مورد مذاکره قرار گرفته و در قرارداد حتما قید گردد. ضمنا در قرارداد حتما باید مشخص شود که آیا اجازه‎ی کتبی برای لیسانس فرعی از مجوز دهنده نیاز است یا خیر. علاوه براین، شرایطی که در آن لیسانس فرعی اعطا می‎شود، باید کاملا مشخص گردد.ضمن اینکه باید در قرارداد مشخص نمود که آیا لیسانس فرعی، هنگام به اتمام رسیدن لیسانس اصلی، منقضی می‎شود یا خیر. ..
.
.
.

(فایل کامل این مقاله در نسخه PDF در این لینک )
منابع:
exchanging value: negotiation technology licesnsing agreement انتشارات سازمان جهانی مالکیت فکری 2005
Commercialization IP: licensing agreement انتشارات European IPR Helpdesk


نظرات

پاسخ به نظــر بازگشت به حالت عادی ثبت نظر

نوع نظر
نـــام
ایمیل
نظر شما
کارکترهایی که در تصویر می بینید را وارد نمایید. (حساس به حروف کوچک و بزرگ)