آیین‌نامه حمایت از ثبت اختراع خارجی

«نسخه به روز رسانی شده»

 

مقدمه

آیین‌نامه حاضر در راستای تشریح سیاست‌های حمایتی کانون پتنت ایران از درخواست‌های ثبت اختراع در پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی (مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، اندونزی، کانادا، ژاپن و غیره) و معاهده همکاری ثبت اختراع (PCT) با هدف حمایت در راستای تجاری‌سازی فناوری‌های مخترعان کشور تدوین شده و تمامی مفاد آن لازم‌الاجرا است.

 

ماده ۱- تعاریف

برای رعایت اختصار، تعاریف ذیل در آیین‌نامه حاضر استفاده می‌شود.

۱-۱- کانون

کانون پتنت ایران، که به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار از سال ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز نموده است، در این آیین‌نامه به اختصار کانون نامیده می‌شود.

۲-۱- سامانه

منظور از سامانه در آیین‌نامه حاضر سامانه آنلاین کانون پتنت ایران است.

۳-۱- اختراع

اختراع محصول، فرآیند یا روشی است که راه‌حل نوینی را برای انجام کاری ارائه می‌دهد یا راهکار فنی جدیدی را به‌منظور حل مشکلی پیشنهاد می‌کند و با الزامات ثبت اختراع (مراجعه به ماده ۳) انطباق دارد.

۴-۱- پتنت

پتنت سندی مبنی بر اعطای حق مالکیت به مالک/مالکان اختراع توسط اداره ثبت اختراع است که به ‌موجب آن مالک این توانایی را دارد تا در کشوری که اختراع خود را ثبت نموده‌ است برای مدتی معین از بهره‌برداری دیگران از آن ‌ممانعت به عمل آورد.

۵-۱- متقاضی

منظور از متقاضیان کلیه افراد حقیقی و سازمان‌های حقوقی اعم از استارت‌آپ‌ها، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم‌و‌فناوری، مراکز رشد و غیره است که به‌عنوان مخترع یا مالک در تقاضانامه ثبت شده در سامانه معرفی می‌شود که در این آیین‌نامه به اختصار متقاضی نامیده می‌شود.

۶-۱- متقاضی رابط (فرد رابط)

متقاضی ثبت‌کننده تقاضانامه در سامانه به نمایندگی از کلیه متقاضیان به‌عنوان متقاضی ‌رابط ‏(فرد رابط) مسئولیت تمامی ارتباطات با کانون را بر عهده دارد و متعهد به رعایت تمامی حقوق مالک و مخترع تقاضانامه است. نیاز است تمامی مکاتبات با کانون از طریق سامانه کانون، پست‌ الکترونیکی متقاضی ‌رابط (که در سامانه معرفی کرده است)، یا از طریق ارسال نامه رسمی به کانون صورت پذیرد.

 ۷-۱- تقاضانامه

منظور از تقاضانامه، درخواست حمایت از ثبت اختراع خارجی است که توسط متقاضی از طریق سامانه به کانون ارسال می‌شود. 

۸-۱-مخترع

مخترع به افرادی گفته می‌شود که در شکل‎گیری ادعاهای اصلی اختراع نقش داشته باشند. مخترعان توسط متقاضی در هنگام ثبت تقاضانامه در سامانه معرفی می‌شود و در این آیین‌نامه به اختصار مخترع نامیده می‌شود.

۹-۱- مالک (صاحب ‌امتیاز)

مالکیت اختراع به معنی داشتن کل یا بخشی از منافع مالی اختراع است. مالکان حقیقی و حقوقی توسط متقاضی در هنگام ارسال تقاضانامه از طریق سامانه معرفی می‌شوند و در این آیین‌نامه به اختصار مالک نامیده می‌شود.

۱۰-۱- معاهده PCT

معاهده همکاری ثبت اختراع (Patent Cooperation Treaty) یا PCT یک پیمان چندجانبه بین‌المللی تحت پوشش سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) است که حق‌تقدم ادعاهای تقاضانامه را به مدت ۳۰ ماه از تاریخ تشکیل پرونده (Filing) در بیش از ۱۵۰ کشور عضو آن برای متقاضی حفظ می‌کند. هدف از تشکیل پرونده در PCT آن است که متقاضی زمان کافی برای شناسایی بازارهای اصلی در راستای تجاری‌سازی تقاضانامه را داشته باشد و پس از شناسایی بازار هدف، نسبت به ثبت در پایگاه ثبت اختراع خارجی مورد نظر اقدام نماید.

۱۱-۱- پایگاه ثبت اختراع خارجی

منظور از پایگاه ثبت اختراع خارجی یکی از ادارات ثبت اختراع کشورهای عضو و غیر عضو در معاهده PCT، ادارات منطقه‌ای مانند اداره ثبت اختراع اروپا و غیره است. اداره ثبت اختراع و علائم تجاری آمریکا (USPTO)، سازمان مالکیت فکری ملی چین (CNIPA)، اداره ثبت اختراع ژاپن (JPO)، اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) و اداره مالکیت فکری کره جنوبی (KIPO) فعال‌ترین پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی هستند.

۱۲-۱- ثبت دائم

منظور از ثبت دائم (Non-provisional Application) تشکیل پرونده مرتبط با تقاضانامه در پایگاه ثبت اختراع خارجی است.

۱۳-۱- ثبت موقت

ثبت‌ موقت یا پرویژنال (Provisional Application) در USPTO امکانی برای متقاضی است که به دلایل مختلف نیاز به افشای فناوری خود قبل از تشکیل پرونده در معاهده PCT و پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی دارد تا در یک بازه زمانی ۱۲ ماهه از زمان تاریخ ثبت‌ موقت بتواند نسبت به ثبت دائم درخواست خود اقدام نماید.

 

ماده ۲- ارسال تقاضانامه به کانون

ارسال تقاضانامه به کانون تنها از طریق سامانه امکان‌پذیر است و تقاضانامه‌های ارسال شده از طرق دیگر مشمول حمایت نمی‌شود و کانون هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن‌ها ندارد. ارسال دقیق و کامل تقاضانامه بطوری­که کلیه جزئیات فنی و مستندات مربوطه را پوشش دهد و مانعی برای ساخت دستگاه، انجام فرایند یا تهیه ماده مورد ادعا وجود نداشته باشد، ضروری است. کانون می‌تواند در صورت نیاز اطلاعات تکمیلی را از متقاضی دریافت نماید و صحت ادعای آن‌ها در خصوص فناوری، مخترع، مالک و غیره را بررسی کند. در صورت رعایت نشدن حق مالک توسط متقاضی، کانون هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی آن ندارد.

تبصره ۱- هر متقاضی می‌تواند سالانه در حداکثر سه تقاضانامه حضور داشته باشد و برای ارسال تقاضانامه بیشتر نیاز به تایید کانون پیش از ثبت تقاضانامه دارد.

 

ماده ۳- فرایند ارزیابی تقاضانامه

۱-۳- الزامات ثبت اختراع

به‌منظور تشخیص احتمال تایید تقاضانامه‌ها در پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی نیاز است تا تقاضانامه‌های ارسالی بر اساس استانداردهای بین‌المللی و شاخص‌های فنی-حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرد. ارزیابی تقاضانامه حدودا شش ماه زمان لازم دارد که در طی آن الزامات ثبت اختراع از قبیل شرح کامل تقاضانامه و مستندات مربوطه، عدم خودافشایی، رعایت حق تقدم، عدم ارسال چند اختراع در قالب یک تقاضانامه، قابلیت ثبت موضوع تقاضانامه، شاخص نوآوری (Novelty)، شاخص گام ابتکاری (Inventive Step)، شاخص کاربردپذیری صنعتی (Industrial Application) و قابلیت پیاده‌‎سازی تقاضانامه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ارزیابی تقاضانامه‌ها توسط متخصصانی انجام می‌شود که تحت آموزش‌های لازم قرار گرفته‌اند، در استخدام هیچ سازمان دیگری نیستند و با کانون قرارداد عدم افشا (NDA) دارند.

تبصره ۲- قابلیت تجاری‌سازی از جمله معیارهای اصلی کانون برای حمایت از تقاضانامه‌ها است و این کانون حق حمایت یا عدم حمایت بر اساس اولویت‌های موضوعی و تجاری خود را دارد.

۲-۳- نقص در تقاضانامه و نحوه پاسخ‌دهی

متقاضی موظف‌ است در صورت وجود هرگونه ابهام یا نقص در تقاضانامه و مدارک ارسالی مطابق گزارش کانون که از طریق سامانه به اطلاع ایشان می‌رسد، ظرف مدت ۱۰ روز از طریق سامانه برای رفع نواقص و پاسخ به سوالات اقدام نماید. عدم پیگیری‌های لازم از سوی متقاضی به‌منزله انصراف تلقی شده و تقاضانامه از روند ارزیابی خارج می‌گردد.

۳-۳- نتایج ارزیابی

نتیجه و گزارش ارزیابی تقاضانامه از طریق سامانه برای متقاضی ارسال می‌شود. انواع نتیجه ارزیابی به شرح ذیل است:

۴-۳- درخواست ارزیابی مجدد

پس از اعلام نتیجه ارزیابی، متقاضی به مدت ۱۰ روز مهلت دارد که در صورت داشتن مستندات تکمیلی با پرداخت هزینه مربوطه (مبلغ نهصد و پنجاه هزار تومان) از طریق سامانه کانون نسبت به ثبت درخواست ارزیابی مجدد اقدام نماید. لازم به ذکر است که پس از بازه زمانی اعلام شده هزینه مربوطه دو برابر خواهد بود.

تبصره ۳- تمامی مفاد آیین‌نامه حاضر در خصوص ارزیابی مجدد تقاضانامه‌ها نیز صادق هستند.

 

ماده ۴- حمایت کانون

۱-۴- میزان و نحوه حمایت

بنا بر ابلاغ شورای مالکیت فکری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، سهم حمایتی کانون از تقاضانامه‌های مورد تایید پس از ارزیابی مشخص و به متقاضی اعلام می‌گردد که با توجه به نوع متقاضی (فناوران مستقل، شرکت‌های دانش‌‎بنیان، بنگاه‌های کوچک و متوسط، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ، پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، موسسات علمی و پژوهشی و غیره) و قابلیت تجاری‌سازی تقاضانامه، بین ۱۰ تا ۹۰ درصد از مجموع هزینه‌های فرآیند ثبت پتنت متغیر است. تقاضانامه‌ی تایید شده (در مرحله ارزیابی)، پس از طی کردن مراحل مالی و عقد قرارداد، در نوبت ثبت‌ موقت، نگارش متن اختراع (Drafting) و ثبت از طریق معاهده PCT قرار می‌گیرد تا ضمن حفظ حق‌تقدم برای تقاضانامه در کشورهای عضو این پیمان، برنامه تجاری و بازار هدف مناسب برای تقاضانامه مورد حمایت بررسی شده و نسبت به ثبت در پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی مربوطه اقدام گردد. مسئولیت از دست رفتن حق‌تقدم تقاضانامه به علت عدم پیگیری امور مالی و قراردادی از سوی متقاضی بر عهده ایشان است.

تبصره ۴- حمایت کانون از ثبت در پایگاه ثبت اختراع خارجی شامل هزینه‌های نگارش، تشکیل پرونده، آفیس‌اکشن و انتشار (Issue Fee) بوده و هرگونه درخواست دیگر از سوی متقاضی مانند تغییر مالکیت و هزینه‌های نگهداری اختراع (Maintenance Fee) مشمول حمایت نمی‌شود.

تبصره ۵- تقاضانامه‌ای که دارای متقاضی با ملیت غیرایرانی است، تنها زمانی مشمول حمایت از ثبت تحت PCT می‌شود که متقاضی مابه‌التفاوت هزینه مربوطه را که به WIPO  پرداخت می‌گردد، برعهده گیرد.

تبصره ۶- تقاضانامه‌ای که قبلا توسط متقاضی تحت PCT ثبت شده‌ است، مورد حمایت کانون قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۷- در صورتی که به هر دلیل متقاضی در هریک از مراحل ثبت ‌موقت، نگارش اختراع، ثبت دائم، درخواست پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی به‌منظور محدود کردن ادعانامه (Restriction)، ارائه پاسخ به آفیس اکشن‌های (Office Action) پایگاه‌های ثبت اختراع و غیره طبق زمان‌های اعلام شده از طرف کانون (که به‌صورت مکتوب از طریق سامانه، نامه یا پست الکترونیکی به ایشان اعلام می‌شود)، ترتیب اثر ندهد، کانون حق دارد درخواست را معلق و یا بدون اخذ تاییدیه از متقاضی اقدام به پاسخگویی و پیگیری امور نماید و چنانچه به دلیل تعلل ذکر شده فرصت ثبت اختراع از دست برود مسئولیت آن بر عهده متقاضی است.

تبصره ۸- شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور ثبت در پایگاه ثبت اختراع خارجی دوم در کشورهای عضو معاهده PCT در صورت داشتن برنامه تجاری مشخص و مورد تایید کانون در آن کشور، می‌توانند از حمایت ۱۰ تا ۵۰ درصدی کانون استفاده نمایند.

تبصره ۹- در صورتی‌که بر اساس قوانین پایگاه ثبت اختراع خارجی، متقاضی از نوع سازمان‌های بزرگ (Large Entity) محسوب شود، پرداخت هزینه‌های اضافی مربوطه بر عهده ایشان است.

تبصره ۱۰- در صورتی‌که به‌موجب قوانین و مقررات الزام‌آور پایگاه‌های ثبت اختراع، هزینه‌های ثبت و فرایندهای مربوطه بیش از پنج درصد افزایش یابد، تأمین و پرداخت مابه‌التفاوت بیش از پنج درصد بر عهده متقاضی است.

تبصره ۱۱- تعهدات کانون از نوع تعهد به‌وسیله است و به‌هیچ‌وجه موفقیت فرآیند ثبت و اعطای گواهی ثبت اختراع را تضمین نمی‌کند.

۲-۴- موضوعات مورد حمایت

تقاضانامه‌هایی مورد حمایت کانون هستند که موضوعات آن‌ها از منظر معاهدات بین‌المللی و قوانین ثبت اختراع در ادارات معتبر قابلیت ثبت داشته باشد. در این راستا، موضوعات بیان شده در ذیل مورد حمایت کانون نیست:

۳-۴- افشا و حق‌تقدم

هر فناوری که به هر زبانی‌ در هر نقطه‌ای از جهان از طریق انتشار کتبی یا شفاهی (در قالب کتاب، مقاله، ثبت اختراع، کنفرانس، همایش، نمایشگاه، پایان‌نامه، خبر، معاهده‌ و غیره) یا استفاده عملی افشا شده باشد، مورد حمایت کانون قرار نمی‌گیرد.

تبصره ۱۲- در صورتی‌که متقاضی پس از ارسال تقاضانامه به کانون در هر مرحله‌ای از فرایند ارزیابی، اعلام نتیجه، نگارش متن اختراع، فرایند ثبت و غیره اقدام به افشای تقاضانامه نماید، تقاضانامه از روند حمایتی کانون خارج شده و متقاضی موظف به پرداخت تمامی هزینه‌های صورت گرفته به کانون است. در صورت نیاز به افشا، لازم است متقاضی قبل از افشا با هماهنگی کانون و با هزینه شخصی نسبت به ثبت ‌موقت تفاضانامه اقدام نماید.

تبصره ۱۳- تقاضانامه‌هایی که از زمان ثبت اظهارنامه آن‌ها در اداره ثبت اختراع ایران کمتر از هفت ماه گذشته باشد، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در خصوص تقاضانامه‌هایی که بیشتر از هفت ماه از زمان ثبت اظهارنامه آن‌ها در اداره ثبت اختراع ایران گذشته باشد، نیاز است تا متقاضی قبل از ارسال تقاضانامه، با هماهنگی کانون و با هزینه شخصی، نسبت به ثبت‌ موقت اقدام نماید و بعد از ارائه مدارک مربوطه به کانون، تقاضانامه خود را برای ارزیابی ارسال نماید.

تبصره ۱۴- در صورتی‌که موارد افشا شده توسط متقاضی به کانون اعلام نشود و در هر مرحله‌ای از فرایند ارزیابی، اعلام نتیجه، نگارش متن اختراع، فرایند ثبت و غیره سوابق افشا استخراج گردد، تقاضانامه از دستور کار کانون خارج می‌شود و متقاضی موظف است تا نسبت به پرداخت هزینه‌های انجام شده برای تقاضانامه اقدام نماید. در غیراینصورت سایر تقاضانامه‌های ارسالی از سوی متقاضی مورد حمایت کانون قرار نخواهد گرفت.

تبصره ۱۵- متقاضی مکلف است که در هر مرحله از فرایند ارزیابی، عقد قرارداد و ثبت، کلیه مدارک درخواستی شامل شرح اختراع، ادعانامه، نقشه‌های مربوطه و غیره را به زبان‌های فارسی و انگلیسی و بر اساس مؤلفه‌ها و اصول اعلامی از سوی کانون تهیه و در زمان اعلام شده ارائه نماید.

 

ماده ۵- انصراف متقاضی

چنانچه متقاضی در هریک از مراحل ارزیابی، ثبت موقت، نگارش و ثبت تحت PCT یا پایگاه‌های ثبت اختراع خارجی انصراف دهد، موظف است کلیه هزینه‌های انجام شده توسط کانون تا آن مرحله را پرداخت نماید.

 

 ماده ۶- موارد انضباطی

کانون در موارد ذیل حق دارد که متقاضی را جریمه یا محروم نماید و یا از طرق قانونی و بنا به صلاحدید خود، اقدامات و پیگیری‌های لازم را انجام دهد و تقاضانامه مربوطه را از روند حمایت خارج کند:

 

ماده ۷- مالکیت کانون

کانون یک نهاد حمایتی است و در قبال مبلغ حمایتی پرداختی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نسبت به اختراع‌های ثبت شده ندارد.

تبصره ۱۶- با توافق طرفین، کانون می‌تواند بنا به تشخیص خود، با تقبل صددرصد هزینۀ ثبت اختراع، درصدی از مالکیت اختراع را کسب نماید و از محل فروش یا واگذاری لیسانس اختراع یا تجاری‌سازی محصولات یا فرآیندهای مبتنی بر اختراع، بر اساس معیارهای متعارف و متناسب، در درآمد حاصله شریک شود.

 

ماده ۸- تصویب و اجرا

این آیین‌نامه در ۱ مقدمه، ۸ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۱/۱۰/ ۱۴۰۰ بازنویسی شده، به تأیید کمیته‌ اجرایی کانون رسیده و از همان تاریخ قابل اجرا است.