آیین نامه ثبت اختراع خارجی

آیین‌نامه بررسی تقاضاهای ثبت اختراعات خارجی

نسخه به روز رسانی شده

مقدمه
"کانون پتنت ایران" به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، از سال ۱۳۹۴ به‌صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. وظیفه این کانون، حمایت از تقاضاهای ثبت اختراع در معاهده همکاری PCT و کشور آمریکا، با هدف تجاری‌سازی محصولات تولیدی بر پایۀ فناوری‌های ثبت‌شده است. در همین مسیر، با توجه به پیچیدگی‌های ثبت اختراع خارجی و هزینه‌های بالای آن، کانون پتنت ایران با استفاده از روش‌هایی که در ادارات معتبر ثبت اختراع خارجی به کار می‌رود، به بررسی تقاضاهای ارسال شده و حمایت از آن‌ها می‌پردازد.

آیین‌نامه ذیل، جهت تسهیل امور و مطلع‌سازی مخترعان محترم تنظیم شده و تمامی مواد آن لازم‌الاجرا می­‌باشد.

نکته: با توجه به محرمانه بودن اطلاعات ارسالی، کانون پتنت ایران به‌هیچ‌عنوان در بررسی اختراعات، از دانشگاه‌ها، نهادهای علمی و پژوهشی و ... استفاده نخواهد کرد؛ بدیهی است این امر توسط متخصصانی که صرفاً برای جستجوی نوآوری پتنت به استخدام درآمده ­و  با کانون قرارداد عدم افشا بسته و آموزش‌های لازم را دریافت نموده‌اند، انجام می‌شود.

 

ماده ۱: تعاریف و ویژگی‎های درخواست‎های ارسالی
۱-۱- موضوعات مورد حمایت
موضوعات قابل حمایت عبارتند از:

تبصره ۱: اختراعات در حوزۀ نرم‌افزار در کشورهای معدودی قابل ثبت است، از این روی تنها در صورتی‌­که تقاضاهای این حوزه از طریق شرکت‎هایی که قصد حضور در بازار را دارند و یا توسط استارت‌آپ‌ها و شتاب‌دهنده‌ها ارسال شوند، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
تبصره ۲: در شرایط خاص‌، پرونده‎هایی که خروجی آن‌ها شبیه‎سازی باشد، حمایت می‎شوند. پرونده‎هایی که خروجی آن‌ها شبیه‎سازی است (مثل رشته‎های مکانیک، مهندسی شیمی، هوافضا و ...) تنها در صورتی بررسی می‌شوند که هزینه جستجوی نوآوری اختراع پرداخته شده و یا از طریق شرکت‎ها ارسال شده باشند و یا کمیته تخصصی دانشگاه‎های مورد قبول کانون، آن‌ها را تأیید نموده باشند (کانون کمیته‌های تخصصی را به مخترع/مخترعان معرفی می‌نماید).
تبصره ۳: حوزۀ روش‌های کسب‌وکار (Business Methods)، طرح‎های انتزاعی (طرح‎هایی که قابل ساخت نیستند) و طرح‎هایی که در مرحله طراحی مفهومی هستند، مشمول حمایت این کانون نخواهند بود.


۱-۲- رعایت حق تقدم
موارد زیر ناقض حق تقدم بوده و کانون پتنت ایران از درخواست‌­هایی که موارد زیر را رعایت نکرده باشند حمایت نمی‌کند:
- تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن‌ها بیش از یک سال گذشته باشد. (براساس قوانین بین‌­المللی، مخترعین از زمان افشا، تنها ۱۲ ماه فرصت برای ثبت در سایر کشورهای مد نظر خواهند داشت).
تبصره ۴: با عنایت به زمان‌بر بودن فرایند بررسی، در مورد تقاضانامه‌هایی که قبلاً در اداره ثبت اختراع ایران تأیید و منتشر شده و از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی آن‌ها بیش از ۸ ماه گذشته باشد، متقاضیان گرامی می‎توانند با هماهنگی این کانون و کارگزار معرفی‌شده از سوی کانون، با هزینۀ شخصی «ثبت موقت» اختراع خود را در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا (Provisional) انجام داده و سپس نسبت به ارسال تقاضای خود به کانون برای انجام فرایند بررسی اقدام نمایند. این امر، بدان معنی است که تنها تقاضانامه‌­هایی مورد بررسی کانون قرار خواهند گرفت که از مهلت ۱۲ ماهه آن‌ها، حداقل هشت ماه باقی مانده باشد.

تبصره ۵: در مورد تقاضانامه‌هایی که قبلاً اظهارنامه داخلی آن‌ها در اداره ثبت اختراع ایران ثبت شده اما هنوز تأیید و منتشر نشده است، اگر در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران، ثبت اختراع تأیید و منتشر گردد، مسئولیت آن بر عهده متقاضیان گرامی است و در صورتی‌که در زمان بررسی ماهوی بیش از یک سال از تاریخ ثبت اظهارنامه داخلی گذشته باشد، تقاضانامه مردود اعلام خواهد شد. بنابراین در صورتی‌که متقاضی احتمال تأیید و انتشار ثبت اختراع داخلی را در این فاصله زمانی پیش‌بینی می‌نماید، لازم است قبل از اتمام مهلت یک‌ساله، اقدامات لازم از جمله «ثبت موقت» اختراع در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا (Provisional) را با هزینه شخصی و هماهنگی با کانون انجام دهد.

نکته:  تقاضانامه‎هایی که قبل از ارسال به کانون پتنت، به‌صورت مقاله‌ منتشر شده باشد، به دلیل عدم امکان ثبت PCT  آن‌ها، مورد حمایت قرار نمی‎گیرند (این امر در ماده دو مفصلاً توضیح داده شده است).

تبصره ۶: در مورد تقاضانامه‌هایی که هنوز به‌صورت مقاله منتشر نشده است، در صورت انتشار مقاله در فاصله زمانی بین بررسی اولیه و بررسی ماهوی در کانون پتنت ایران، مسئولیت افشای کار بر عهده متقاضیان گرامی است. بنابراین در صورتی‌که متقاضی احتمال انتشار مقاله را در این فاصله زمانی پیش‌بینی می‌نماید، لازم است اقدامات لازم، از جمله «ثبت موقت» اختراع در ادارۀ ثبت اختراع آمریکا (Provisional) را با  هزینه شخصی و هماهنگی با کانون قبل از تاریخ انتشار، انجام دهد.


تبصره ۷: در صورتی‌که موارد افشا شده توسط مخترع/مخترعان، به کانون اعلام نشود و در جستجوهای تخصصی، سوابق افشا مشاهده گردد، از آنجا که مخترع/مخترعان برخلاف تعهدنامه اقدام نموده‎اند، بر اساس آیین‌نامه ثبت اختراع خارجی کانون پتنت ایران، معادل ۵۰ درصد هزینه بررسی ثبت اختراع (در سال ۹۸، ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان) جریمه شده و یا پروندۀ آن‌ها، به‌طورکلی از دستور کار کانون خارج خواهد شد.
نکته: درخواست‎هایی که توسط خود مخترعان و یا یکی از شرکت‎هایی که مورد تأیید کانون نباشد، به‌صورت موقت در اداره ثبت اختراع آمریکا فایل شده باشند (Provisional)، مورد پذیرش کانون نبوده و زمان فایل آن، ملاکی برای تسریع روند بررسی تقاضانامه نخواهد بود.

 

۱-۳- مخترعان
مخترع/مخترعان کسانی هستند که در شکل‎گیری ادعاهای اصلی اختراع نقش داشته‎اند. شناسایی مخترعان بر اساس خوداظهاری آن‌ها است، اما کانون پتنت می‎تواند در صورت نیاز، اطلاعات تکمیلی را از مخترعان دریافت نماید.

 

۱-۴- مالکان اختراع
مالکیت اختراع، به معنی داشتن کل یا بخشی از منافع مالی اختراع است. مالکان حقیقی و حقوقی، توسط مخترعان اعلام می‎شوند. در صورت رعایت نشدن حق مالک/مالکان توسط مخترعان، این کانون هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال عواقب بعدی آن نخواهد داشت.

 

۱-۵- تعهدنامه

در زمان ارسال تقاضانامه برای کانون، مخترعین باید فرم تعهدنامه‌­ای که در پرتال در دسترس است را امضا نموده و برای کانون ارسال نمایند، لازم به ذکر است که فرم قرارداد نهایی پس از تأیید مرحله ماهوی، بر اساس این تعهدنامه تنظیم شده و قابل تغییر نمی­‌باشد. از این روی مخترع/مخترعین موظف هستند که در تکمیل و ارسال نام مخترعین و مالکان اختراع کمال دقت را داشته باشند.

نکته: بندهای تعیین شده در تعهدنامه، پس از امضای مخترع لازم‌الاجرا بوده و نقض هر کدام از موارد ذکر شده در تعهدنامه مذکور، منجر به خارج شدن درخواست از روند حمایتی کانون خواهد شد.

 

ماده ۲: ثبت در ادارات معتبر ثبت اختراع

کانون پتنت ایران تمام تقاضانامه­‌هایی که پس از بررسی ماهوی مورد تأیید قرار می‌گیرند را بعد از انجام مراحل مربوط به قرارداد، در نوبت ثبت provision  قرار داده و به صورت رایگان ثبت PCT می‌­کند.

تبصره ۹: با توجه به کیفیت پایین ثبت­‌هایی که توسط مخترعین و یا بسیاری از شرکت‌ها در  PCT صورت می‌گیرد، درخواست­‌هایی که قبلاً ثبت PCT  داشته‌اند، تنها پس از بررسی توسط کانون و در صورت تأیید کارشناس مربوطه مورد حمایت قرار خواهند گرفت. لازم به ذکر است، با توجه به سوابق موجود و اهمیت این ثبت، درصد بالایی از این درخواست­‌ها مورد تأیید کارشناسان قرار نمی­‌گیرند.

تبصره ۱۰: متقاضیانی که از طریق هماهنگی با کانون و کارگزارهای معرفی شده از سمت کانون، اقدام به ثبت provisional و یا PCT کرده باشند، در صورتی‌­که مهلت ۱۲ ماهه و ۳۰ ماهه آن‌ها نگذشته باشد، مورد بررسی ماهوی قرار گرفته و در صورت تأیید، مشمول حمایت کانون برای سایر مراحل ثبت خواهند بود.

 

ماده ۳: مراحل بررسی
بررسی اختراع در دو مرحلۀ اولیه (بررسی شکلی) و موضوعی (بررسی محتوایی) انجام می‌شود.

۳-۱- بررسی شکلی
در این مرحله، نقص‎های ساختاری اختراع، شامل: افشا یا ارائه کامل اطلاعات، خودافشایی مخترع/مخترعان، رعایت حق تقدم، الزام بر ارائه تنها یک اختراع (دو اختراع در یک درخواست نباشد)، مستندات و قابل ثبت بودن موضوع اختراع، بررسی می‌شود. این مرحله، در صورتی‌­که مخترعین به موقع نواقص خود را برطرف نمایند، یک ماه به طول می‌­انجامد.

 

۳-۲- بررسی محتوایی (ماهُوی)
در این مرحله، موارد زیر مورد بررسی قرار خواهند گرفت که حدود ۴ ماه به طول می‌­انجامد:


تبصره ۱۱: امکان درآمد‌زایی یا تجاری‌سازی نیز، از جمله معیارهای مهم کانون پتنت ایران برای تأیید اختراع است.

شایان ذکر است، این کانون حق تأیید یا رد حمایت، بر اساس اولویت‎های موضوعی خود را داراست.

 

۳-۳- نقص شکلی و محتوایی در درخواست و نحوه پاسخ‌دهی
در هنگام بررسی درخواست‌‌ها، ممکن است اطلاعاتی که مخترع/مخترعان ارسال نموده‌اند، کافی نباشد و تیم‎های بررسی برای تشخیص بهتر موضوع، سؤالاتی را مطرح نمایند. مخترع/مخترعان موظفند در صورت وجود هرگونه ابهام در مندرجات اثر و اختراع و یا وجود هرگونه نقص، ظرف مدت ۱۰ روز برای رفع ابهامات اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، پس از گذشت مدت زمان تعیین شده و عدم پیگیری موضوع از سوی مخترع، پرونده با مستندات موجود بررسی و اعلام نظر خواهد شد.
تبصره ۱۲: با گذشت مدت زمان اعلام شده برای رفع نواقص و عدم پیگیری، مخترع/مخترعان تنها در صورت پرداخت جریمۀ دیرکرد در بررسی شکلی (معادل ۲۰۰ هزار تومان در سال ۹۸) و نصف هزینه بررسی ثبت اختراع در بررسی ماهوی (در سال ۹۸، یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان)، می‎توانند نواقص برطرف‌شده را از طریق پرتال تحویل کانون دهند.
تبصره ۱۳: مخترع/مخترعان مکلف هستند که پس از تأیید پرونده در مرحله ماهوی و انجام امور قراداد، کلیه متون، شامل: موضوع اختراع، ادعانامه، شرح کامل و نقشه‎های مربوط به اختراع را به زبان انگلیسی و بر اساس مؤلفه‎ها و اصول اعلامی از سوی کارشناسان این کانون تهیه و در زمان اعلام شده ارائه دهند.
تبصره ۱۴: اگر طی مراحل کار، مشخص گردد که مخترع/مخترعان، اختراع فرد یا افراد دیگری را، هرچند با کسب رضایت کامل وی/آن‌ها، به‌عنوان اختراع خود به کانون معرفی نموده‎اند، کانون پتنت ایران می‎تواند اقدام به وصول خسارات و هزینه‌های صورت‌گرفته نموده و بر اساس صلاحدید، نسبت به تعلیق یا توقف کامل فرآیند ثبت، اقدام نماید.

 

ماده ۴: اعلام نتیجه
۴-۱- انواع نتایج:

نکته: مخترعین موظف هستند تا بر اساس تعهدنامه‌­ای که در ماده یک بند ۵ به آن اشاره شده است، اختراع خود را با جزئیات و مستندات کامل برای کانون ارسال نمایند. اگر مخترعی بعد از مردود اعلام شدن نتیجه، اذعان دارد که مستنداتی دال بر نوآوری و گام ابتکاری کار دارد که در زمان قبل از ارسال مدارک به آن دست یافته و یا در حین بررسی به آن دست پیدا کرده و برای کانون ارسال نکرده باشد، مشمول پرداخت جریمه معادل نصف هزینه یک بررسی خواهد شد .

نکته: مخترعین موظف هستند بعد از اعلام تأیید مشروط، نسبت به برقراری ارتباط با کارگزاری که از سوی کانون معرفی می‌­شود اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، کانون هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال اتمام مهلت‌­های قانونی نخواهد داشت.


۴-۲- درخواست بررسی مجدد
با توجه به اینکه مخترعین در ارسال درخواست، به افشای کامل تعهد داده‎اند و از طرفی ارزیابی نوآوری امری عینی است و مطابق با استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود، امکان درخواست بررسی مجدد پس از اعلام نتیجه نهایی و ارسال گزارش داوری از طرف کانون، فقط برای مواردی در سامانه از طرف کارشناسان کانون پتنت فعال می‌گردد که جنبه‎های نوآورانه مناسبی داشته باشند و سطح گام ابتکاری و امکان تجاری‌سازی آن، با توجه به مستندات ارسالی از سوی مخترع مبهم نباشد. مدت زمان بررسی اعتراض نیز چهار ماه خواهد بود.

نکته مطرح شده در بند ۱-۴ در این بخش نیز لازم‌الاجرا می­‌باشد.

 

ماده ۵: انصراف مخترع/مخترعان
۵-۱- چنانچه مخترع/مخترعان به هر دلیل، پیش از مرحلۀ ثبت موقت (provisional)، از ادامۀ روند بررسی منصرف شوند، مکلف بوده که مراتب را به‌صورت مکتوب به نمایندۀ کانون پتنت ایران ابلاغ نمایند؛ در این صورت، چنانچه انصراف مخترع/مخترعان با دلایل قابل قبول نباشد، با توجه به هزینه‌ای که تا آن زمان برای پرونده صورت گرفته است، کانون محرومیت و یا جریمه‎ای معادل هزینه بررسی یک درخواست ثبت اختراع را برای مخترع اعمال خواهد کرد.
۵-۲- چنانچه مخترع/مخترعان در هریک از مراحل: ثبت موقت اختراع (provisional)، مرحلۀ تهیه درفت اختراع و ثبت اختراع در اداره ثبت اختراعات آمریکا، انصراف دهند، علاوه بر اینکه سهم پرداخت‌شده توسط مخترع/مخترعان بازگشت داده نخواهد شد، مخترع/مخترعان موظف‌اند تمام مبالغی را که این کانون تا آن مرحله هزینه نموده را به حسابی که از سوی کانون معرفی می­‌شود، پرداخت نمایند.

 

ماده ۶: موارد انضباطی
کانون پتنت ایران در موارد زیر حق دارد که متقاضیان را جریمه یا محروم نموده و یا از طرق قانونی و بنا به صلاحدید خود، اقدامات لازم را انجام دهد:

 

ماده ۷: محدودیت تعداد درخواست‌ها
- هر فرد حقیقی که ۲ درخواست رد شده در طی ۶ ماه داشته و درخواست سوم نیز منتهی به همین ۶ ماه باشد، برای درخواست سوم باید هزینه بررسی را که معادل یک دومیلیون و دویست هزار تومان در سال ۹۸ است، به کانون پتنت ایران پرداخت نماید.
- برای افراد حقوقی، مانند مراکز تحقیقاتی، شرکت‌ها و ... که بیش از ۴ درخواست پیاپی رد شده در طی ۶ ماه داشته و درخواست پنجم نیز منتهی به همین ۶ ماه ‌باشد، برای درخواست پنجم باید هزینه بررسی را که معادل دو میلیون و دویست هزار تومان در سال ۹۸ است، به کانون پتنت پرداخت نمایند.

 

ماده ۸: مالکیت کانون پتنت ایران
در قبال مبلغ حمایت پرداختی از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و دانشگاه‎ها، کانون پتنت ایران هیچ‌گونه ادعای مالکیتی نسبت به اختراع‌ها نخواهد داشت.
تبصره ۱۵: با توافق طرفین، کانون می‎تواند بنا به تشخیص خود، با تقبل صددرصد هزینۀ ثبت اختراع، درصدی از مالکیت اختراع را کسب نموده و از محل فروش یا واگذاری لیسانس اختراع یا تجاری‌سازی محصولات یا فرآیندهای مبتنی بر اختراع، بر اساس معیارهای متعارف و متناسب، در درآمد حاصله شریک شود.

 

ماده ۹: مقررات در خصوص مؤسسات بزرگ
در صورتی‌­که بر اساس قوانین اداره ثبت اختراع آمریکا، مؤسسه درخواست‌دهنده و صاحب‌امتیاز اختراع، از نوع Large entity محسوب شود، هزینه‌های اضافی بر عهده مخترع/مخترعان است.
تبصره ۱۶: در صورتی­که پس از امضای قرارداد با کانون پتنت ایران و قبل از ثبت اظهارنامه (Filling Date) یا پس از آن، به موجب قوانین و مقررات الزام‌آور ایالات متحده آمریکا، هزینه‌های ثبت و فرآیندهای مربوطه بیش از پنج درصد افزایش یابد، تأمین و پرداخت مابه‎التفاوت بیش از پنج درصد بر عهده مخترع/مخترعان و یا صاحب‌امتیاز اختراع خواهد بود.

 

ماده ۱۰: تعهد کانون
بعد از آنکه کانون پتنت ایران در اعلام نتیجه بررسی (ماده ۳) حمایت از تقاضانامه را تأیید نمود، تنها پس از پرداخت سهم تعیین شده و امضای قرارداد بین مخترع/مخترعان و کانون، این کانون متعهد به ادامه روند ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع آمریکا خواهد بود؛ در غیر این صورت با گذشت زمان تعیین شده برای پرداخت سهم مشخص‌شده برای مخترع/مخترعان، کانون هیچ‌گونه تعهدی نسبت به ادامه مراحل ثبت نخواهد داشت.
تبصره ۱۷: تعهد کانون صرفاً تا زمان نهایی شدن و یا رد شدن پرونده در اداره ثبت اختراع آمریکا بوده و کانون هیچگونه تعهدی در قبال هزینه تمدید پتنت ندارد.
تبصره ۱۸: کانون پتنت ایران هیچ‌گونه تعهدی نسبت به تأیید نهایی اختراع توسط اداره ثبت اختراع آمریکا نخواهد داشت.

 

ماده ۱۱: حمایت کانون پتنت ایران
درصد حمایت کانون پتنت با توجه به نوع شرکت (دانش‎بنیان، شرکت‎های بزرگ، SME و ...)، محتوای ارسال شده و شانس تجاری‌سازی، می‎تواند بین ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر باشد.
تبصره ۱۹: درصدهای حمایتی بنا بر ابلاغ شورای مالکیت فکری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، برای هر پرونده مجزا بوده و پس از بررسی پرونده اعلام خواهد شد.
تبصره ۲۰: شرکت‌های دانش‌بنیان به‌منظور ثبت در اداره دوم، می‌توانند از حمایت ۵۰ درصدی در هزینه ثبت (تا سقف ۲۰ میلیون تومان) استفاده نمایند.( کشور دوم، شامل کشورهای عضو معاده PCT و چین می‌­باشند.

 

ماده ۱۲: این آیین‌نامه در ۱ مقدمه، ۱۲ ماده و ۲۰ تبصره، در تاریخ ۰۱/۰۲/ ۹۸ بازنویسی و به تأیید کمیته‌ اجرایی کانون پتنت ایران رسید و از همان تاریخ قابل اجرا است.